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El tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto en la sentencia de 30 de Diciembre de 2015, entre el litigio que ha enfrentado durante varios años a las mercantiles el Bierzo Paradiso y De Planeta S.L.U.

El motivo ha sido la utilización del termino TEMPLARIO para título de una obra cinematografica. Bierzo Paradiso como titular de la marca TEMPLARIO desde el año 2011 para las clases 9, 38 y 41, y ante la inefectividad del requerimiento que Bierzo hizo a Deplaneta, la demandó por considerar  que el uso del término “Templario” como título para la película puesto por Deplaneta S.L.U. para su distribuición, es constitutiva de infracción porque hay identidad absoluta del signo e identidad aplicativa absoluta por cuanto los fines de una película son entretener y están dentro de los servicios protegidos por la marca (clase 41), siendo el producto en el cual se plasma la película es un instrumento cinematográfico en virtud del artículo 9.1.a) del Registro de Marca Comuntaria.

La marca se registra por la actora para su uso como título de una producción cinematográfica, dado que sólo consta el uso de “Templario” como título de la película producida,  deriva a la cuestión sobre si como título de la película (que tiene su propio régimen jurídico de protección como parte de la obra intelectual en el articulo 10.2 TRLPI) – se está ante un uso ” efectivo en la Comunidad ” en el sentido del articulo 15 RMC, tomando consideración que conforme a la doctrina del Tribunal Europeo (SJUE 15 de enero 2009 -asunto C 495-2007) ” …el concepto de «uso efectivo», en el sentido de la Directiva, ha de entenderse como un uso realizado efectivamente conforme a la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia ( sentencias de 11 de marzo de 2003 , Ansul, C 40/01, Rec. p . I 2439, apartados 35 y 36, así como de 9 de diciembre de 2008 , Verein Radetzky-Orden, C 442/07, Rec. p. I 0000, apartado 13) “.

La jurisprudencia del Tribunal cineEuropeo es reiterada en este sentido. Así, en la Sentencia de 23 de febrero de 1999 (asunto C-63/97, BMW AG y BMW Nederland BV contra Deenik) se dice que el artículo 5 de la Directiva sólo permite prohibir a terceros las utilizaciones de signos llevadas a cabo ” …con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada, es decir, como marca, o con fines distintivos, doctrina reiterada en la Sentencia de 14 de mayo de 2002 (asunto C-2/02 Michael Hölterhoff contra Ulrich Freiesleben), al igual que en la Sentencia de 12 de noviembre de 2002 (asunto 206/01, Arsenal Football Club y Matthew Reed) donde el Tribunal señala que “... el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta….., reiterando que ” …la función esencial de la marca es garantizar al consumido o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible de dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia “.

Aunque es cierto que, con carácter general, se ha admitido que los títulos de las obras intelectuales incluyendo los títulos de películas, series de televisión, libros y otras obras intelectuales puedan tener la consideración de marca, reconociéndoseles por tanto la correspondiente capacidad distintiva, tal apreciación se ha efectuado no sin ciertas matizaciones que son relevantes en el caso que nos ocupa:

 

“… La situación es diferente, sin embargo, en el caso de los títulos individuales, que normalmente no pueden optar a la protección por marca, ya que se trata de obras individuales que no van a ser seguidas por otras, formando una serie. A este respecto, se ha considerado que el público, en el mejor de los casos, puede asociar el título de un libro individual con un autor, por ejemplo, o con un tema, pero no con el origen del libro, es decir con su editor o impresor. “.

“Además, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la distinción entre título y marca no es «irreal y artificial». En efecto, un mismo signo puede estar protegido como obra de carácter intelectual original por el derecho de autor y como indicación de origen comercial por el derecho de marcas. Se trata por tanto de derechos exclusivos diferentes basados en cualidades distintas, a saber, por una parte, la originalidad de una creación y, por otra, la idoneidad de un signo para distinguir el origen comercial de los productos y de los servicios (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de octubre de 2008, Cassegrain/OAMI (Forma de una bolsa), T-73/06 , no publicada en la Recopilación, apartado 32). Así, aunque el título de una película pueda estar protegido con arreglo a determinados Derechos nacionales como creación artística independiente de la propia película, no puede beneficiarse de modo automático de la protección reconocida a los indicadores del origen comercial, pues únicamente los signos que llevan a cabo las funciones características de las marcas pueden beneficiarse de esta protección.”.

Diferencia por tanto el Tribunal la función que cumple el titulo de una película respecto de la función que cumple una marca respecto de los productos y servicios que aspira a distinguir en el tráfico económico de los idénticos o similares de otros competidores. Y se cuestiona, la capacidad distintiva del título de una obra concreta, entendida en el sentido de cumplir la función identificadora del origen empresarial del producto, cuando el título no cumple una misión distinta que la de designar esa obra en particular.templario2

Pues bien, atendida la doctrina expuesta, el tribunal ha entendido que el requisito a que se refiere la jurisprudencia no se cumple en el caso de Templario, desde la perspectiva que lo sea de identidad del signo y cuestionable similitud aplicativa, cuando el signo se utiliza en exclusiva como título de una película pues, en tal caso, aunque se realiza con ocasión de una comercialización de la película con la finalidad de penetrar en el mercado, se hace en relación a una obra intelectual, no respecto de las producciones en general u otros productos o servicios de las clases para la que el signo Templario está registrado, en modo tal que como título de una producción cinematográfica con temática relativa a los caballeros de la Orden del Temple, el uso del signo en absoluto contribuirá a crear un mercado, no ya para las producciones del titular de la marca sino en su uso para el presunto infractor, y ni siquiera permite distinguir, en interés del consumidor, dichos objetos de los productos de otras empresas pues, insistimos, el consumidor percibirá el signo Templario (que además no tiene especial fuerza distintiva) tal y como se le presenta, no como distintivo de un origen empresarial, de una productora, sino como un título cinematográfico, de ese producto intelectual en particular, sin que nada indique que le permitirá vincularlo al productor, al distribuidor o a cualquiera otras de las empresas que participan en el ámbito cinematográfico.
Con estos argumentos, fue la Audiencia Provincial en setencia de 18 de Julio de 2013 quien procedió aestimar el recurso de apelación, a desestimar consiguientemente la impugnación formulada por la parte demandante y a revocar la Sentencia de instancia pues no hay infracción al no haberse hecho uso por Deplantea S.L.U., al titular la película por ellos distribuida “Templario”, de la marca comunitaria “Templario” en concepto de tal.
En consecuencia, el Tribunal Supremo viene a interpretar los mismos argumentos pues considera que “el uso del término “Templario” como título de una obra cinematográfica no encierra una conexión idónea para indicar el origen empresarial de la película (por ejemplo, del productor o de quien la comercializa).
El título de la obra cinematográfica guarda relación (descriptiva, sugestiva o alegórica) con el contenido de la obra, de tal forma que para un consumidor medio no informa sobre su origen empresarial y no resulta idóneo para generar confusión”.

El uso del signo «Templario» como título de una obra cinematográfica no es, por tanto, un uso distintivo sino descriptivo al que precisamente por ello no puede oponerse el titular de la marca.

Chiringuito_de_Pepe_Serie_de_TV-407869270-largeUn caso similar, que llego a la OEPM, fue el de la serie de Telecinco “EL Chiringuito de Pepe. La Oficina  estimó en su integridad el recurso de Mediaset España Comunicación, S.A. ante la denuncia interpuesta por Josep Pedrerol por la supuesta incompatibilidad entre la marca de su programa ‘El Chiringuito’ y la de la ficción de Telecinco ‘Chiringuito de Pepe’. La resolución de la OEPM,  que pone fin a la vía administrativa, justifica su decisión en los siguientes fundamentos:

– “Analizando los elementos denominativos de ambos signos, podemos afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos”.

– “La expresión ‘de Pepe’ aporta a la nueva marca una singularidad y diferenciación semántica respecto de la idea que evoca la marca prioritaria”.

– “Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los elementos (denominativo, gráfico o conceptual) de los signos anteriormente examinados, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores”.

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