EM500000011768322El Grupo Osborne, conocido por el famoso toro de osborne, ha recurrido en casación al Tribunal Supremo, al no estar de acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia  sobre el registro de la marca intenacional TORO ROSSO propiedad de Red Bull           (marca denominativa) con el objeto de que se ampliase a la clase 43.

Según se desprende de sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 2015,  tuvo como motivo la estimación del recurso contencioso administrativo que había interpuesto la sociedad Red Bull GmbH contra la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la solicitud de extensión territorial de los efectos de la marca internacional 909.328 “Toro Rosso” para los servicios de la clase 43.

En el caso de autos, más tarde incluso de la formulación del escrito de demanda por la mercantil recurrente, se dictó Resolución por la Dirección de Anulación de la OAMI,  en la que se declaraba que la marca comunitaria nº 1.319.185 “TORO” (marca titular de Osborne) estaba parcialmente caducada con efectos desde el 24 de octubre de 2007 para las clases 32, 33, 42.
comparacion_osborne1Aunque para la recurrente  la Sala de instancia no había valorado la oposición de la marca internacional prioritaria en clase 43 “Toro”, número 1.319.185, debido a tenerla por caducada por un evidente error. Señala que “si bien los efectos de la declaración de caducidad, se retrotraen a en la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad, ésta se produjo el 24 de octubre de 2.007, por lo que en el momento de solicitud de ampliación de la marca por parte de Red Bull el 4 de enero de 2.006, la citada marca prioritaria no estaba caducada y mantenía plenamente sus efectos obstativos”.
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Como se desprende de los fundametos jurídicos de la sentencia del Tribuanl,  una vez casada y anulada la Sentencia de instancia, es preciso resolver el litigio tal como viene planteado en la instancia, y es la pretensión de Red Bull de que se autorice la extensión de su marca internacional 909.328 “ToroRosso” para los servicios de la clase 43, lo que había sido denegado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud de la oposición de la marca prioritaria comunitaria 1.319.185 “Toro”, de carácter denominativo, en clases 32, 33 y 43, pero teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que afirma la Sentencia casada, la citada marca prioritaria opuesta por el grupo Osborne no estaba caducada en el momento en que se solicita la extensión de la marca “Toro Rosso”. Pues bien, “en lo que respecta a la oposición entre los signos enfrentados no se aprecia que la existencia de un registro “Toro”, como sucede con la marca prioritaria del Grupo Osborne, sea excluyente del empleo del término toro en cualquier otra marca en la misma u otras clases del nomenclátor, y ello por dos razones:
  • En efecto, como es reiterada jurisprudencia no resultan apropiables en exclusiva las figuras o las denominaciones de animales, como no lo son las figuras o denominaciones geométricas, los colores o cualquier otra forma o manifestación gráfica o denominativa de carácter genérico. Así, dependerá del conjunto gráfico, denominativo o mixto, así como de su proyección aplicativa, el que una denominación o forma gráfica de tales características pueda recibir protección.
  • En el caso de autos, estando reconocida la marca denominativa “Toro” para los servicios de la clase43 (servicios de restauración y hostelería, básicamente) ello no impide que el término “toro” sea empleado en otras marcas para la misma clase, siempre que se utilicen en un contexto denominativo o gráfico-denominativo que ofrezca distintividad suficiente respecto a la marca prioritaria. Pues bien, es criterio de esta Sala que la locución “toro rosso” presenta precisamente una distintividad clara y bastante para evitar la confusión por parte del consumidor con la marca prioritaria. Frente a lo que apreció el Tribunal de instancia, “la combinación de la denominación del animal con el color constituye un conjunto denominativo, con connotaciones gráficas proporcionadas por la referencia al color, que evita de manera suficiente el riesgo de confusión con la marca prioritaria, incluso en la propia clase 43 en la que está protegida ésta, así como también y con mayor motivo en las restantes clases aducidas por el grupo Osborne”.
Como consecuencia de todo lo anterior, se estima el recurso contencioso administrativo entablado por Red Bull contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de marzo de 2.011 y se otorga el registro de la marca internacional 909.328 en la clase 43, único objeto del litigio, puesto que fue la única extensión del registro que le fue denegada a la mercantil solicitante por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

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