El centro de arbitraje y mediacion de la OMPI, resolvió en el caso Nº 2015/1659  una disputa por la titularidad del nombre de dominio “atleticodemadrid.com” entre el equipo de futbol y un particular, titular del registro de la pagina web que fue registrado el 31 de octubre de 2000.

El atletico de madrid, es el titular de varias marcas con el nombre ATLETICO DE MADRID, en concreto de las siguientes:

–   Marca nacional ATLETICO DE MADRID Nº 0529778  en clase 41, registrada el 1 de abril de  1967;

– Marca nacional ATLETICO DE MADRID 1903 Nº 2.884.534 en las clases 38 y 41, registradas 13 de julio 2009;

– Marca internacional ATLETICO DE MADRID Nº 1218015 en la clase 41, registrada 10 de abril 2014 con varias denominaciones nacionales en todo el mundo.

Además, el atletico de madrid es tambien titular del nombre de dominio <clubatleticodemadrid.com>, registrado 26 de julio 2000, que contiene en su totalidad la marca Atlético de Madrid y el representante de la demandante ha sido el titular del nombre de dominio <atleticodemadrid.es> desde 2005.

Los argumentos del equipo de futbol se basan en la identidad denominativa de sus marcas registradas con el nombre de dominio del demandado, pues el equipo en ningun momento le habia autorizado a utilizar su marca para incorporarla al nombre de dominio, prueba de ello es la titularidad que tiene sobre los mencionados registrados que proceden desde 1967. El Atletico de Madrid se defiende alegando la no existencia del particular de intereses legitimos sobre el nombre de dominio en disputa, asegurando que fue registrado en su dia con el fin de perturbar la actividad del equipo.

La demanda se presento el 18 de septiembre de 2015, ya que el demandado ni siquiera respondió a la carta de cese y desestimiento que se le envio con el objeto de poder llegar a un acuerdo. En la practica, este caso, no es el primero, la OMPI en el caso nº D2000-1525 resolvió afirmando que cuando un cuando un nombre de dominio en disputa incorpora la marca registrada del demandante,  puede ser suficiente para establecer que el nombre de dominio en cuestión es idéntico o confusamente similar. Además cuando cuando un nombre de dominio se compone en su totalidad o en parte, de una marca, ni el principio de la URL, ni el gTLD (en este caso, “.com”) tienen algún significado fuente.

En estos casos, es  suficiente que el demandante muestre  prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión con el fin de desplazar la carga de la producción a la demandada. En el caso actual del atletico de Madrid, el demandado no ha probado que tiene intereses letigitimos con el dominio  al no invocar ninguna circunstancia que pudiera demostrar cualesquiera derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Si a esto, se le suma que no ha habido existencia de alguna autorizacion por parte del equipo al demandado de utilizar sus marcas, evidencia todavia mas a la inevitable desviacion de los fans de la demandante a la pagina web del demandado.

Asimismo,  como se ha visto en otro casos similares, por un lado, el hecho de que no haya habia contestacion ni respuestas a las quejas del demandado evidencia mas si cabe la mala fe del demandado, en el caso de la OMPI NºD2008-1003 se recalca que “tal mala fe se agrava cuando el dueño de nombres de dominio, al recibir la notificación de que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a una marca registrada, se niega a responder “. Por otro lado, tanto el atletico de madrid como el demandado se encuentran en España y dado que la marcas registradas son altamente conocidas en España, es muy poco probable que el demandado no hubiera sido consciente de tales denemoniaciones cuando regitró el nombre de dominio. por tanto, el hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya toda la marca comercial de la demandante es un factor aún más el apoyo a una conclusión de mala fe ( Caso Nº. D2005-0023, Caso Nº. D2000-0003,  Caso Nº. D2000-0028Caso  Nº. D2005-0023,  Caso Nº. D2000-0003,  Caso  Nº.  D2000-0028).

Finalmente, la OMPI consideró que:

el uso de la demandada del nombre de dominio en disputa para redirigir a los usuarios de Internet a una página con enlaces, de la cual el demandado supuestamente se deriva una forma de “pago por clic” , evidencia el uso de mala fe por parte del demandado y concluye que el nombre de dominio atleticodemadrid.com debe ser transferido al equipo de futbol”.

A pesar de ello, el atletico de madrid no ha sido el primer equipo de futbol en tener problemas con el nombre de dominio, en el año 2000 menciona la OMPI en la misma resolucion , el caso del FC Bayer München eV v. Miguel García, Caso OMPI No. D2000-1773, relativa al nombre de dominio <fcbayern.com>,  donde concluyó que el demandado había registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe al incorporar en su totalidad un bien sobre la marca FC BAYERN, distintivo de un club de fútbol alemán. En vista de lo anterior,  consideró que es muy poco probable que el demandado no estuviese al tanto de la notoriedad de la marca en el momento del registro del nombre de dominio en disputa.

 Fuentes:

Resolucion en ingles de 20 de noviembre de 2015

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