abecedario 1En principio, las marcas podran ser según el artículo 4.2 de la ley de marcas:

  1. Palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las persona
  2. Las letras, las cifras y sus combinaciones.
  3. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
  4. Los sonoros.
  5. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

A pesar de ello, y según lo contenido en la normativa comunitaria y nacional no pueden ser exclusivamente constituidas por signos descriptivos, en base a:

  1. Que no tienen carácter distintivo (se refieren a las propiedades y características de productos o servicios de aquel tipo) y
  2. Que existe la necesidad de mantener libremente disponibles (imperativo de disponibilidad) los signos descriptivos para que todos los empresarios que operan en el sector correspondiente del mercado los puedan utilizar.

En los pronunciamientos del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia se ha fijado los criterios interpretativos que permiten determinar cuándo un signo tiene carácter descriptivo:

  • Una denominacion se considera descriptiva si existe, desde el punto de vista del público al que se dirigen los productos o servicios en cuestión, una relación suficientemente directa entre el signo y la categoría de productos o servicios para los que se registró la marca (SSTPI de 20 de marzo de 2002, T-355/00, y 27 de febrero de 2002, T-106/00).
  • La aplicación de esta causa de nulidad no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto actual y serio. Esto es, que resulta irrelevante que los competidores no necesiten utilizar el signo en cuestión para designar o describir las cualidades de sus servicios ( sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999 , Windsurfing Chiemsee, C 108/97 y C 109/97, Rec. p. I 2779, apartado 35, y de 12 de febrero de 2004 , Koninklijke KPN Nederland, C 363/99 , Rec. p. I 1619, apartado 58). La STJUE (Sala Primera) de 10 de marzo de 2011 (en relación con el signo “1000”; reitera ese principio.
  • Para considerar que una marca es descriptiva no es necesario que el signo se esté utilizando efectivamente para fines descriptivos sino que basta que dicho signo pueda utilizar para ello (STJCE de 23 de octubre de 2003, C-191/01).
  • No es necesario que el signo posea un solo e inequívoco significado sino que bastará que al menos uno de sus significados potenciales pueda designar alguna característica de los productos o servicios. (STJCE de 23 de octubre de 2003, C- 191/01, y SSTPI de 20 de marzo de 2002, T-355/00, y 27 de febrero de 2002, T-106/00).
  • Para constatar el carácter descriptivo de un signo o vocablo es irrelevante que el sintagma no tenga un significado claro y determinante y, por tanto, que no aparezca en diccionarios, bastando que al menos uno de sus potenciales significados pueda designar una característica del producto o servicio (STPI de 20 de marzo de 2002, T-355/00).
  • Precisa también el Tribunal Europeo en la Sentencia de 10 de marzo de 2011 que ” la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 no exige que el signo controvertido se corresponda con medios habituales de designación “;.

En la práctica, los tribunales tambien se han pronuciado en supuestos en los que el carácter genérico o descriptivo del signo se predica de una marca compuesta por vocablos igualmente genéricos (SAP de 3 de febrero de 2006, -ROJ 2572/2006- “NUTRICARE” 14 de febrero de 2007 -ROJ 14555/2007- “DON PISO” o sentencia de 5 de mayo de 2011 -ROJ 11444/201 – “SOLONOVIAS” y en la más reciente de 15 de Noviembre del 2012 -ROJ: SAP B 14947/2012- “AUTOCOACHING”). Estas últimas sentencias señalan que, en principio, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos.

En la STJUE de 15 de Marzo de 2012, resolvió una cuestion prejudicial planteada por el tribunal aleman respecto al articulo 3 de la directiva sobre causa de denegacion o nulidad, respecto de la marca MULTI MARKETS FUND MMF para designar servicios de la clase 36 para seguros, negocios financieros, asesoramiento financiero, inversionn de capitales, servicios fiduciarios, negocios inmobiliario. En un primer momento, la oficina denegó la solicitud, al considerar que la combinación de palabras degignaba un fondo que operaba en diversos mercados financieros. Además, las siglas MMF, coincidian con los tres elementos denominativos del signo “MULTI MARKETS FUND” ya que justamente se sitúan despues de las tres palabras y reproducen sus respectivas iniciales. El solicitante ante la decision de la oficina, interpuso un recurso al tribunal federal de patentes, quien decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestion prejudicial al TJUE. Para el tribunal, además el hecho de que el grupo de letras se situe antes o despues de la combinación de palabras carece de importancia. Declaró que si el publico pertinente percibe que las marcas consideradas en su conjunto ofrecen información acerca de las caracteristicas de los servicios financieros que designan, deberan ser consideradas descriptivas en el sentido del articulo 3.1.c) de la directiva y por lo tanto carentes de caracter distintivo de los servicios de que se trate en función del apartado b) del mismo artiuculo. Por tanto, “el precepto de la directiva se aplica a una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, considerado aisladamente, cuando el publico percibe este grupo de letras como siglas de dicha combinación de palabras porque reproducen sus iniciales y de este modo, la marca en cuestion tomada en su conjunto puede considerarse una combinacion de indicaciones o abreviaciones descriptvas que por lo tanto carece de caracter distintivo”.

A nivel internacional, a pesar de tener una regulación distinta a la europea, el tribunal de Canadá ha resuelto una situación similar en cuanto a la utilización de siglas y el caracter descriptivo que puede llegar a tener. The College of Dieticians of Alberta sostuvo que las marcas de Canadian School of Natural Nutrition (CSNN), en concreto las siguientes, eran  descriptivas y claramente engañosas:

  • RHN;
  • RHN REGISTERED HOLISTIC NUTRITIONIST;
  • RHN HOLISTIC NUTRITIONIST;
  • RHN HOLISTIC NUTRITIONAL CONSULTANT; and
  • RHN REGISTERED HOLISTIC NUTRITIONAL CONSULTANT

El tribunal resolvió a favor de The College of Dieticians of Alberta concluyendo que no eran válidas e inducían a crear error en los consumidores, aunque sostuvo que la marca RHN y RHN HOLISTIC NUTRITIONAL CONSULTANT no eran claramente descriptivas del caracter y calidad de los servicios, eran “engañosamente descriptivos” de esos servicios.

 

FUENTES: